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Derechos Reservados © Vadillo & King Intellectual Property Law Firm, 2018

Se Prevén Próximas Modificaciones en la Ley de la Propiedad Industrial (México)

10/04/2018

Están previstas próximas modificaciones en la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) mexicana, muy importantes para el registro de marcas en México; en el supuesto de que el Congreso de la Unión decrete el “Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial”; que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 13 de marzo de 2018, y que actualmente está turnado para su revisión por la Cámara de Senadores.

 

El mencionado proyecto de decreto tiene entre su principales objetivos, el de modificar el concepto de la marca bajo la LPI, así como ampliar la protección de las marcas colectivas, e incluir las marcas de certificación.

 

Sin ánimo de enumerar todas y cada una de las modificaciones proyectadas, nos parecen de singular relevancia las siguientes:

 

1.- Ya no se entenderá por marca todo “signo visible”, sino todo “signo perceptible por los sentidos y susceptible de representación gráfica, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie” en el mercado. Fruto de esta ampliación conceptual de la marca para abarcar cualquier signo distintivo sensorialmente perceptible, es la inclusión de marcas olfativas, sonoras y de imagen comercial; sin embargo, nada se dice sobre otros signos “no tradicionales” que son perceptibles por los sentidos, susceptibles de representación gráfica, y por ende aptos para formar una marca conforme a las premisas proyectadas: las marcas táctiles y gustativas.

 

2.- Podrán formar una marca los sonidos, también conocidas como marcas auditivas.

 

3.- Podrán formar una marca los olores, también conocidas como marcas olfativas.

 

4.- Podrá formar una marca la imagen comercial, más conocida por el anglicismo “trade dress”, que incluya una pluralidad de elementos operativos, de imagen, diseño, color, disposición de la forma de la etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse sean distintivos de los productos o servicios. Actualmente dicha “imagen comercial” se protege mediante una infracción administrativa que equipara el uso indebido de tal imagen comercial a actos de competencia desleal, mas no existe regulación vigente que permita su registro.

 

5.- Dentro de los signos que podrán formar una marca, se incluyen a las letras, números y combinaciones de colores. En el texto legal vigente la regulación es similar pero la formulación es negativa, en el sentido de que tales elementos (“letras, dígitos y colores”) se incluyen en uno de los impedimentos de registro de marca, con la salvedad de que podrán ser registrados como marca cuando estén combinados o acompañados de diseños o denominaciones que les den un carácter distintivo.

 

6.- Podrán formar una marca los hologramas: esto es, la imagen fotográfica tridimensional obtenida mediante la holografía.

 

7.- Tras la nueva reforma legal, al proyectarse derogar el impedimento de registro de los signos dinámicos y visuales, se entiende implícitamente en sentido contrario, que serán registrables como marca: las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes que se expresan de manera dinámica; es decir, los audiovisuales o videogramas con o sin sonorización incorporada, ya que se trata de combinaciones de elementos visuales (con o sin sonido) perceptibles por los sentidos y susceptibles de representación gráfica. Nuevamente, entendemos implícitamente que tales signos dinámicos deberán ser susceptibles de distinguir los productos o servicios; es decir, deberán ser distintivos.

 

8.- Podrán formar una marca las combinaciones de denominaciones, figuras, colores, hologramas, formas tridimensionales, sonidos y olores.

 

9.- Se modifica levemente el actual impedimento de registro de marca que excluye el registro de “formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común; así como la forma usual y corriente de los productos o servicios”. La modificación consiste en precisar los términos de "falta de distintividad" y "funcionalidad" como elementos del impedimento. No parece que se resuelva bien el problema que plantean estas "formas tridimensionales tradicionales". Pensemos, por ejemplo, que actualmente no es posible registrar como marca tridimensional las figuras de determinados chocolates con forma de "conejo de pascua", porque ya hay una de tales figuras tradicionales registrada como marca tridimensional. Entendemos que debería ser posible registrar como marca a las formas tridimensionales del dominio público, o las formas que se hayan hecho del uso común; bajo la condición de que tales formas se acompañen de algunos elementos suficientemente distintivos tales como, por ejemplo, denominaciones, combinaciones de colores, y/o la reproducción total o parcial de obras literarias y artísticas aplicadas a los productos, y sin que se obtenga exclusividad sobre la figura tradicional desprovista de los aditamentos marcarios que se presentan en el registro de estas figuras comerciales.

 

10.- Se condicionan algunos impedimentos al registro de marca, tal como el de marcas que reproduzcan títulos de obras literarias y artísticas, cuando por su relevancia o reconocimiento puedan inducir a engaño o error de asociación, salvo que lo autorice el titular del derecho.

 

11.- Se introducen nuevos impedimentos al registro de marcas, tal como el impedimento presente en aquellas marcas que reproduzcan obras literarias y artísticas sin la autorización del titular del derecho de autor.

 

12.- Se introduce el concepto de distintividad adquirida (“secondary meaning”), para dejar sin efecto determinados impedimentos de registro de marca cuando la marca propuesta “haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita, un carácter distintivo derivado del uso que se hubiere hecho en el comercio”.

 

13.- Igualmente se regula un supuesto de distintividad adquirida para las formas tridimensionales, cuando “haya adquirido un carácter distintivo del uso que se hubiere hecho en el comercio”, excluyendo en todo caso de tal distintividad a a las formas inherentemente funcionales.

 

14.- Se introduce la posibilidad de que el titular de una marca registrada señalada como semejante en grado de confusión a la marca cuyo registro es solicitado por otra persona, preste su consentimiento escrito para que se admita tal solicitud de registro.

 

15.- Se precisa el ámbito de aplicación de las marcas colectivas, exigiendo que tales marcas se dediquen a productos o servicios con características comunes y diversas de las que se encuentran en el mercado.

 

16.- Igualmente se precisa el contenido específico (todos los datos necesarios) que se exige a las reglas de uso de las marcas colectivas.

 

17.- Se introduce el registro de marcas de certificación, en las que el titular certifica características de los productos o servicios tales como los componentes, condiciones de elaboración, calidad, u origen geográfico.

 

Algunos ejemplos conocidos de "marcas de certificación":

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.- Desaparecen las “leyendas no reservables” de la solicitud de registro de marca, al proyectarse derogar el artículo 115 de la LPI que a continuación se transcribe para pronta referencia:

 

Artículo 115.- En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.”

 

La citada derogación que se proyecta sobre el artículo 115 de la LPI, sin duda plantearía problemas en algunas solicitudes de registro de marca, ya que es costumbre entre los comerciantes incluir en sus logos de manera estilizada, palabras descriptivas de los productos o servicios amparados por la marca que, actualmente al solicitarse su registro, se señalan en la solicitud como “leyendas no reservables” para destacar tal carácter descriptivo; por ejemplo, “Marisquería…”, “Café…”, “Rodamientos…”.

 

19.- Se introducen modificaciones al sistema de oposición al registro de marcas, con el plazo de un mes desde la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, para realizar el escrito de oposición; manifestaciones del solicitante en un plazo igual de un mes desde que se le notifique la oposición a través de la misma Gaceta, desahogo de pruebas y nuevo plazo para que el solicitante o los opositores presenten alegatos en un plazo (extraordinariamente breve) de dos días desde que se pongan a su disposición las actuaciones, transcurrido el cual se procederá por el Instituto al examen de fondo.

 

20.- Se introduce la exigencia de declarar ante el Instituto el uso de la marca registrada (acompañado de la tarifa correspondiente) a los tres años de su registro, de lo cual se desprende una causa de caducidad de marca registrada en caso de omitir dicha declaración de uso efectivo en el comercio de la marca registrada.

 

21.- Se deroga el artículo 135 de la LPI que a continuación transcribimos:

 

Artículo 135.- Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.”

 

A resultas de lo cual, cada registro de una misma marca deberá renovarse en trámite separado e independiente, sin que sea suficiente la presentación de una solicitud de renovación y el pago de las tarifas de renovación correspondientes.

 

22.- Se amplía el plazo de declaración de nulidad de marcas registradas en el supuesto de que se trate de marcas idénticas o semejantes para los mismos o similares productos o servicios, a 5 años (actualmente, el plazo es de tres años) contados a partir de la publicación del registro en la Gaceta.

 

23.- Se elimina el requisito de que para obtener la declaratoria de una marca notoria o famosa, tal marca notoria o famosa deba estar registrada en México.

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