Un primer problema que pueden plantear las marcas tridimensionales es que la forma registrada sirva para proteger una funcionalidad incompatible con la exclusividad que otorga el derecho de marcas; por ejemplo, en el supuesto de que tales bloques de construcción tuvieran una forma impuesta por su funcionalidad en la construcción de bloques de juguete.
Otro problema singular que estas marcas tridimensionales pueden llegar a plantear, es que su registro confiera un uso exclusivo de figuras del dominio público que se han hecho de uso común en el comercio. En este sentido, en el año 2007 una prestigiosa empresa chocolatera suiza quiso registrar como marca tridimensional bajo su propio nombre, un conejo de chocolate con envoltura dorada y un listón rojo con un moño del que cuelga un cascabel.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) señaló a dicha empresa suiza, como impedimento de registro, la existencia de varias marcas de conejos de chocolate registradas anteriormente por una empresa mexicana de chocolates; de todas ellas, sólo una de las marcas registradas señaladas como anterioridad, era tridimensional (según consta en la Gaceta de la Propiedad Industrial), mostrando la vaga forma de un conejo de chocolate.
En la resolución del IMPI que denegó el registro de un conejo como marca tridimensional de la empresa suza, la examinadora concluyó que tanto en la marca tridimensional registrada como en la marca propuesta para registro: “se presenta la figura de un conejo con orejas largas y sentado, por lo que aun y cuando presente variaciones entre uno y otro, a primer golpe de vista, sólo parecieran variantes marcarias procedentes de un mismo titular”.
Dicha argumentación es discutible ya que la misma Ley de la Propiedad Industrial impide el registro como marca de “las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común”. De manera que si bien parece posible el registro como marca tridimensional de las tradicionales figuras de chocolate cuando éstas se presenten con una marcada estilización propia, dicha protección no debería impedir el registro como marca de otras figuras suficientemente estilizadas; incluyendo “orejas largas” y posición “sentada”; pues esa es la representación de los conejitos que en todo el mundo “se ha hecho de uso común”.
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