La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial regula las marcas comerciales de productos y servicios en México, bajo dicha Ley encontramos seis supuestos (o causales) en los que es posible solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la nulidad de una marca registrada, vamos a revisar cada una de tales causales de nulidad.
1. Cuando el registro de la marca se haya otorgado contraviniendo la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. Este tipo de acción de nulidad no tiene límite de tiempo para ejercitarse, siempre que pueda acreditarse la contravención de la Ley, podrá presentarse en el IMPI en cualquier tiempo una solicitud de declaración administrativa de nulidad contra una marca registrada; salvo que previamente se hubiese presentado una Oposición a la solicitud de registro de la marca, y posteriormente la marca hubiese registrada (al no prosperar la oposición en contra del registro), cuando los argumentos que se hagan valer en la acción de Nulidad sean los mismos que los de aquella Oposición previamente presentada.
La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial contiene en su Artículo 173 a diversos impedimentos (22 impedimentos en total) que hacen no registrables a algunas solicitudes de registro de marca; de manera que si una marca hubiese sido registrada contraviniendo alguno de tales impedimentos, esa contravención de la Ley sería suficiente para pedir la nulidad de la marca registrada. Por regla general, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) suele detectar de oficio si una solicitud de registro de marca actualiza cualquiera de los mencionados impedimentos de registro, y en ese caso (si el IMPI detecta cualquier impedimento) le comunica al solicitante un impedimento provisional de registro para que el solicitante en un plazo máximo de cuatro meses alegue lo que a su derecho convenga. No obstante lo anterior, hay impedimentos de registro que o no son sencillos de detectar o resultan discutibles; no vamos a revisar aquí los 22 impedimentos de registro de una marca, pero vamos a poner un ejemplo muy común de marcas registradas viciadas de nulidad: es el caso frecuente de algunas marcas descriptivas del tipo de productos a los que se van a aplicar.
Ilustremos una marca descriptiva difícil de detectar o discutible en su apreciación como tal, con un ejemplo específico. Una persona solicita al IMPI y obtiene el registro de una marca de altavoces con una denominación cuyas palabras en inglés son “Sound Pressure Level” lo cual significa literalmente “Nivel de Presión de Sonido”, un parámetro acústico relacionado con la intensidad de sonido que puede producir el altavoz, y es por tanto una especificación técnica del altavoz que suele indicarse en cualquier altavoz a la venta utilizando dichas palabras en inglés. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial contiene entre sus impedimentos de registros de marcas, a los nombres técnicos así como a las palabras descriptivas de la calidad y especie de los productos que pretenden distinguir; e igualmente existe un impedimento de registro para la traducción de palabras no registrables. A consecuencia de lo cual, una marca de altavoces podría contener tales palabras en su denominación, pero es preciso que dicha marca de altavoces contenga algún otro elemento adicional que le aporte distintividad (por ejemplo, elijamos al azar un nombre pintoresco para una marca inventada, “RECHULOS SOUND PRESSURE LEVEL”), ya que las palabras “Sound Pressure Level” (Nivel de Presión de Sonido) sin más aditamento en la denominación son descriptivas de las especificaciones acústicas de unos altavoces; y por lo tanto la marca no debería ser registrable si únicamente se solicita como marca de altavoces a tales palabras descriptivas del sonido.
2. Cuando sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios. Este tipo de acción de nulidad únicamente podrá ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha de la publicación del registro de la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial que regularmente publica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
La dificultad principal de este tipo de acción de nulidad de un registro de marca, consiste en poder acreditar documentalmente un uso ininterrumpido de la marca (aplicada en productos o servicios similares a los de la marca registrada cuya nulidad se solicita) con anterioridad a la fecha en la que la marca registrada fue solicitada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Los documentos probatorios más importantes de dicho uso anterior de una marca, son aquellas facturas de comercio en las que se pueda apreciar la marca, en atención a que van a ser fehacientes de las fechas de uso; tales facturas pueden ser complementados con otros tipos de documentos comerciales tales como avisos y anuncios de publicidad en los medios, y catálogos de venta que hayan sido distribuidos al público consumidor.
3. Cuando el titular del registro no demuestre la veracidad de la fecha de primer uso declarada en la solicitud. Este tipo de acción de nulidad únicamente podrá ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha de la publicación del registro de la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial que regularmente publica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
En el formato de Solicitud de Registro de una Marca (que se presenta en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) hay un apartado denominado “Fecha de primer uso en México”, en el que el solicitante puede (opcionalmente) indicar una fecha de uso anterior de la marca cuyo registro se solicita. Ese apartado puede ser objeto de abuso si el solicitante declara una fecha de uso anterior de la marca, que es una fecha falsa; ya que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no va a investigar su veracidad en el trámite de solicitud de registro, y la va a dar por “buena” bajo protesta de decir verdad del solicitante. Se estable así lo que en Derecho se conoce como una presunción “iuris tantum”; es decir, una presunción legal de veracidad sobre un dato declarado, siempre que un tercero inconforme no destruya dicha presunción de veracidad.
Si se procede en un procedimiento de nulidad contra una marca registrada, y el demandante fundamenta su demanda en que no es veraz la fecha de primer uso declarado; la carga de la prueba se revierte para ese tipo de uso, ya que corresponderá al titular del registro, probar mediante documentación fehaciente que dicha fecha de primer uso es cierta. Si no puede probar, aportando documentación mercantil que no deje dudas, la fecha declarada de primer uso en México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) dictaría una resolución administrativa anulando el registro de la marca, y una vez quede firme dicha resolución (si no es efectivamente impugnada) el registro de marca declarado nulo dejará de producir los efectos legales de exclusividad comercial que otorga a su titular una marca registrada.
4. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo una solicitud en trámite presentada con anterioridad o un registro vigente que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares.
Esta causal de nulidad es infrecuente, pero puede llegar a ocurrir que una marca haya sido registrada no obstante ser extraordinariamente similar a una marca que se encontrase previamente registrada y vigente, o a una marca también muy similar que hubiese sido solicitada con anterioridad, pertenecientes a un distinto titular, y siendo aplicadas a productos o servicios que fueran idénticos o muy similares a los de aquella otra marca que por “error o inadvertencia” del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) no hubiese sido detectada de oficio; ya que en el trámite de solicitud de registro de una marca, es obligación del IMPI realizarle una búsqueda de antecedentes registrales, y en su caso (si detecta marcas previas muy similares a la marca cuyo registro se solicita), comunicarle al solicitante un impedimento provisional de registro señalando la existencia de ese tipo de marcas previas, emplazando al solicitante a contestar lo que a su derecho convenga. Este tipo de acción de nulidad únicamente podrá ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha de la publicación del registro de la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial que regularmente publica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
5. El agente, representante legal, usuario o distribuidor del titular o cualquier otra persona que haya tenido relación, directa o indirecta, con el titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta u otra semejante en grado de confusión, a su nombre sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. Este tipo de acción de nulidad no tiene límite de tiempo para ejercitarse.
Este tipo de causa de nulidad suele estar directamente relacionada con la siguiente causa de nulidad relativa a la “mala fe” del solicitante, de hecho hasta parecen causas redundantes (parecen la misma causa de nulidad porque ambas implican la “mala fe” del solicitante). Así que vamos a explicar la causa de nulidad de la “mala fe” para que se entienda con claridad en qué consiste el abuso de relaciones de confianza con el legítimo titular de una marca.
6. Se haya obtenido de mala fe. Este tipo de acción de nulidad no tiene límite de tiempo para ejercitarse.
Un caso muy claro de la “mala fe” con la que se solicita el registro de algunas marcas, ocurre cuando el solicitante reproduce fotográficamente el diseño, por ejemplo, de una marca extranjera; piénsese en el envoltorio o empaquetado de una marca cualquiera que todavía no se comercializa en México. El solicitante con “mala fe” ni se molesta en tratar de registrar la mera denominación de dicha marca extranjera, sino que toma directamente la imagen con el diseño de la marca ajena, y solicita su registro para el mismo tipo de productos que distingue aquella marca que el solicitante de “mala fe” intenta falsificar en México. Este tipo de casos de solicitudes de “mala fe” suelen detectarse a tiempo para presentar un escrito de oposición al registro; pero si no se detectan a tiempo y la marca queda registrada, siempre (sin límite de tiempo) se puede solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la declaración administrativa de nulidad del registro de marca que ha sido falsificada con evidente “mala fe”.
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